ОБЗОРНОЕ ПИСЬМО ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА УКРАИНЫ

от 14 декабря 2007 года №01-8/974

О практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты интеллектуальной собственности

(по материалам, рассмотренным в кассационном порядке Высшим хозяйственным судом Украины)

В порядке информации и для учета в рассмотрении дел посылается обзор решенных хозяйственными судами споров, судебные решения по которым пересмотрены в кассационном порядке Высшим хозяйственным судом Украины.

1. Исполнение произведения, которое вошло как составляющая часть в другое целостное аудиовизуальное произведение (телевизионный фильм), право на исполнение которого получено на законных основаниях, по своей сути не является внедоговорным использованием авторского произведения и не нарушает прав организации коллективного управления. В таком случае организация коллективного управления имеет право обращаться в хозяйственный суд с иском о взыскании авторского вознаграждения, а не о взыскании компенсации.

Организация коллективного управления обратилась в хозяйственный суд с иском о взыскании компенсации за нарушение авторского права на музыкальное произведение (песню) путем его публичного исполнения во время демонстрации телевизионного сериала.

В принятии судебных решений по делу хозяйственные суды, в том числе и Высший хозяйственный суд Украины, исходили из следующего.

Согласно части второй статьи 17 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон) если другое не предусмотрено в договоре о создании аудиовизуального произведения, авторы, которые сделали взнос или обязались сделать взнос в создание аудиовизуального произведения и передали имущественные права организации, которая осуществляет производство аудиовизуального произведения, или продюсеру аудиовизуального произведения, не имеют права возражать против исполнения этого произведения, его воспроизведения, распространения, публичного показа, публичной демонстрации, публичного исполнения, а также субтитрирования и дублировании его текста, кроме права на отдельное публичное исполнение музыкальных произведений, включенных в аудиовизуальное произведение. За обнародование и каждое публичное исполнение, показ, демонстрацию или извещение аудиовизуального произведения, его сдачи в имущественный найм и (или) коммерческий прокат его экземпляров за всеми авторами аудиовизуального произведения сохраняется право на справедливое вознаграждение, которое распределяется и платится организациями коллективного управления или другим способом.

В соответствии со статьей 50 Закона нарушением авторского права и (или) смежных прав, которое дает основания для судебной защиты, является совершение любым лицом действий, которые нарушают личные неимущественные права субъектов авторского права и (или) смежных прав, определенные статьями 14 и 38 этого Закона, и их имущественные права, определенные статьями 15, 39, 40 и 41 этого Закона, с учетом предусмотренных статьями 21-25, 42 и 43 этого Закона ограничений имущественных прав.

Следовательно в соответствующих случаях автор музыкального произведения имеет право на справедливое вознаграждение, а если имеет место неправомерное использование произведения - на взыскание компенсации за нарушение авторского права.

Учитывая приведенное, хозяйственные суды, установив факт надлежащей передачи соответствующих авторских прав на музыкальное произведение организации, которая осуществила производство аудиовизуального произведения (телевизионного фильма), пришли к обоснованному заключению об отсутствии у истца права возражать против дальнейшего использования музыкального произведения в составе аудиовизуального произведения и правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании компенсации.

2. Название произведения подлежит охране как объект авторского права только в том случае, если оно является результатом творческой деятельности автора (является оригинальным) и может использоваться самостоятельно.

Общество обратилось в хозяйственный суд с иском о запрещении ответчику использовать часть названия произведения, имущественные авторские права на которое принадлежат истцу, а также просило взыскать в его пользу компенсацию за нарушение авторского права.

Предыдущими судебными инстанциями исковые требования удовлетворены со ссылкой на факт использования ответчиком части названия произведения истца.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы по соответствующему делу Высший хозяйственный суд Украины указал следующее.

Согласно статье 1 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" автор - это физическое лицо, которое своим творческим трудом создало произведение.

По предписаниям статьи 9 названного Закона часть произведения, которая может использоваться самостоятельно, в том числе и оригинальное название произведения, рассматривается как произведение и охраняется согласно этому Закону.

Согласно этой статье правовая охрана предоставляется не любому названию произведению (его части), а только той, которая содержит признаки произведения, т.е. является оригинальной и отображает творческую самобытность ее автора (например, различные названия одного и того самого произведения - публичного выступления - в виде стандартного выполнения слова "выступление" и название, изложенное в оригинальной стихотворной форме, могут отличаться по правовой охране).

Следовательно для правильного решения данного спора предыдущим судебным инстанциям следовало не только установить факт использования ответчиком части названия произведения истца, но и выяснить, является ли эта часть результатом творческого труда автора произведения (является оригинальной) и может ли она использоваться самостоятельно как произведение.

Поскольку указанные обстоятельства не были установлены ни местным, ни апелляционным хозяйственными судами, кассационной инстанцией судебные решения по делу отменены, а дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

3. Выбор способа защиты нарушенного права осуществляет истец, но хозяйственный суд, принимая решение по делу, должен проверить соответствие выбранного способа закона и назначения судебной защиты.

Общество как владелец торговой марки "Ч" обратилось в хозяйственный суд с иском к ответчику (производителю кондитерской продукции) о:

- изъятии из гражданского обращения товаров, изготовленных и введенных в обращение под знаком для товаров и услуг "Ч" (далее - знак для товаров и услуг);

- изъятии из гражданского обращения материалов и орудий, которые использовались ответчиком для изготовления товаров под знаком для товаров и услуг;

- обязании ответчика опубликовать в газете сообщения о нарушении права интеллектуальной собственности и содержании соответствующего решения суда.

В принятии решения и постановления, согласно которым исковые требования были удовлетворены полностью, местный и апелляционный хозяйственные суды исходили из доказанности неправомерного использования ответчиком в производстве одного из видов кондитерской продукции (вафель) торговой марки истца, зарегистрированной для ряда товаров и услуг 16, 30, 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг.

Согласно части первой статьи 16 Гражданского кодекса Украины каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Украины:

- каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего права интеллектуальной собственности согласно статье 16 этого Кодекса;

- суд в случаях и в порядке, установленных законом, может принять решение, в частности, о:

- изъятии из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в гражданский оборот с нарушением права интеллектуальной собственности;

- изъятие с гражданского оборота материалов и орудий, которые использовались преимущественно для изготовления товаров с нарушением права интеллектуальной собственности;

- опубликование в средствах массовой информации сведений о нарушении права интеллектуальной собственности и содержания судебного решения по такому нарушению.

Согласно пункту 4 статьи 5 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" объем правовой охраны, которая предоставляется, определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, внесенных в Реестр, и удостоверяется свидетельством с приведенными в нем копией внесенного в Реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг.

Следовательно право выбора способа защиты нарушенного или оспариваемого права принадлежит истцу, тогда как проверка соответствия этого способа имеющемуся в наличии нарушению и цели судебного рассмотрения является обязанностью суда, который должен принимать решение по делу в границах исковых требований и с учетом фактических обстоятельств конкретного дела, принимая во внимание как возможность тем или иным способом защитить нарушенное право (при наличии оснований для этого), так и необходимость дальнейшего выполнения принятого судом решения.

Таким образом для правильного решения данного спора предыдущим судебным инстанциям надлежало установить:

- каким способом и для каких товаров (услуг), кроме вафель, ответчик использует (использовал) зарегистрированную истцом торговую марку;

- в части изъятия из гражданского обращения товаров ответчика, которые изготовлены и введены в гражданское обращение под знаком для товаров и услуг, - какие именно товары, по мнению истца, подлежат изъятию и у кого (являются ли эти лица участниками данного судебного процесса);

- в части изъятия из гражданского обращения материалов и орудий, которые использовались ответчиком для изготовления товаров под знаком для товаров и услуг, - изготовление каких именно товаров имеет в виду истец; какие именно материалы и орудия (средства), по мнению истца, подлежат изъятию, у кого и каким образом; продолжительность и объем производства и реализации ответчиком продукции с нарушением прав истца; использовались ли определенные истцом материалы и орудия преимущественно для изготовления товаров с нарушением права интеллектуальной собственности.

При этом истцом также должно быть обосновано требование об осуществлении соответствующей публикации в конкретном печатном издании.

Однако, поскольку указанные обстоятельства не было установлены ни местным ни апелляционным хозяйственными судами, кассационной инстанцией судебные решения по делу отменены, а дело - передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

4. Субъектом права интеллектуальной собственности на коммерческое (фирменное) может быть только предпринимательское общество.

Адвокатское объединение обратилось в хозяйственный суд с иском о запрещении субъекту предпринимательской деятельности - физическому лицу использовать в своей деятельности в сфере права вывеску "Юридическая консультация", что со ссылкой на предписания статей 16, 23, 50, 51, 90, 431, 432, 489-491 Гражданского кодекса Украины мотивировало необходимостью защиты его права на коммерческое наименование.

В то же время согласно абзацу первому части второй статьи 90 Гражданского кодекса Украины коммерческое (фирменное) наименование может иметь юридическое лицо, которое является предпринимательским обществом.

Согласно статье 42 Хозяйственного кодекса Украины предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами ведения хозяйства (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

По предписаниям статьи 1 Закона Украины "Об адвокатуре" адвокатура Украины является добровольным профессиональным общественным объединением, призванным согласно Конституции Украины содействовать защите прав, свобод и представлять законные интересы граждан Украины, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридических лиц, оказывать им другую юридическую помощь.

Согласно пункту 2.1 устава истца, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины во исполнение предписаний статьи 4 Закона Украины "Об адвокатуре", целью деятельности адвокатского объединения является создание наиболее благоприятных условий для успешной работы профессиональной деятельности адвокатов-партнеров, содействия перестройке демократического правового государства, защиты международно признанных прав и свобод человека, становлению рыночных отношений в Украине.

При таких обстоятельствах хозяйственный суд, установив, что истец, не будучи предпринимательским обществом, не является субъектом права интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, пришел к обоснованному заключению о необходимости отказа в удовлетворении иска.

5. Объем правовой защиты владельца зарегистрированной торговой марки не является тождественным объему защиты прав владельца запатентованного промышленного образца.

Комбинат обратился в хозяйственный суд с иском о запрещении ответчику использовать зарегистрированную истцом торговую марку (словесное обозначение "Т") и схожие с нею обозначения. Свою просьбу истец мотивировал размещением ответчиком на бутылках с водкой собственного производства этикеток, которые содержат зарегистрированный Комбинатом знак для товаров и услуг (в том числе и для водки).

Предыдущими судебными инстанциями в удовлетворении иска отказано со ссылкой на использование ответчиком не торговой марки истца, а зарегистрированного другим лицом промышленного образца "этикетка" (на основании лицензионного договора), который также содержит словесное обозначение "Т".

По предписаниям статьи 1 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" знак - это обозначение, которыми товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц.

Согласно пункту 4 статьи 5 этого Закона объем правовой охраны, который предоставляется, определяется изображением знака и перечнем товаров и услуг, внесенных в Реестр, и удостоверяется свидетельством с приведенными в нем копией внесенного в Реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг.

Пунктами 2, 4, 5 статьи 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" установлено, что свидетельство предоставляет его владельцу право использовать знак и другие права, определенные этим Законом; использованием знака признается, в частности, нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз); знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, которая отличается от зарегистрированного знака только отдельными элементами, если это не меняет в целом отличительности знака; свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия, если другое не предусмотрено этим Законом:

- зарегистрированный знак относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг;

- зарегистрированный знак относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги;

- обозначение, похожее с зарегистрированным знаком, относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если вследствие такого использования эти обозначения и знак можно спутать;

- обозначение, схожее с зарегистрированным знаком, относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги, или эти обозначения и знак можно спутать.

В свою очередь по предписаниям статьи 1 Закона Украины "Об охране прав на промышленные образцы" промышленный образец - это результат творческой деятельности человека в области художественного конструирования.

В то же время согласно пункту 2 статьи 20 Закона Украины "Об охране прав на промышленные образцы" использованием промышленного образца признается изготовление изделия с применением запатентованного промышленного образца, применение такого изделия, предложения для продажи, в том числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другое введение его в гражданский оборот или хранение такого изделия в указанных целях. Изделие признается изготовленным с применением запатентованного промышленного образца, если при этом использованы все существенные признаки промышленного образца.

Следовательно, в данном случае изготовлением изделий с применением запатентованного промышленного образца является изготовление этикеток для бутылок.

Таким образом, использование промышленного образца "этикетка" не только для изготовления и распространения этикеток для бутылок, но и для обозначения определенных товаров (чем является их размещение на бутылках с водкой) выходит за границы правовой защиты, которая предоставляется владельцу патента согласно пункту 2 статьи 20 Закона Украины "Об охране прав на промышленные образцы".

Учитывая приведенное, кассационной инстанцией решение предыдущих судебных инстанций по делу было отменено, а дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции для установления и исследования всей совокупности фактических обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по данному спору.

6. Взыскание компенсации как способ правовой защиты нарушенного права интеллектуальной собственности должно применяться только в случаях и в порядке, установленных законом.

Общество, обратившись в хозяйственный суд с иском о защите его права интеллектуальной собственности как владельца зарегистрированной торговой марки, требовало взыскания с ответчика компенсации (разового денежного взыскания) в сумме 250 000 грн. на основании статьи 432 Гражданского кодекса Украины.

Пунктом 5 части второй статьи 432 Гражданского кодекса Украины установлено, что суд в случаях и в порядке, установленных законом, может принять решение, в частности, о применении разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется согласно закону с учетом вины лица и других обстоятельств, которые имеют существенное значение.

В то же время Законами Украины, в том числе Законом Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", не установлено ни случаев, ни размера указанного взыскания, что осуществлялось бы на защиту прав, которые возникают по свидетельству на знак товаров и услуг (в отличие от предписаний статьи 52 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах". Следовательно осуществление такого взыскания судом в данном случае не является возможным.

При этом ссылка истца на аналогию закона не была принята во внимание, поскольку непременным условием ее применения статья 8 Гражданского кодекса Украины определяет неурегулированность гражданских отношений этим Кодексом, другими актами гражданского законодательства, тогда как основания для заключения, что спорные отношения, не урегулированные гражданским законодательством, отсутствуют.

Учитывая приведенное, хозяйственный суд правомерно отказал истцу - владельцу торговой марки - в удовлетворении его требований относительно разового денежного взыскания.

7. Возможность совершения действий, направленных на избежание ответственности за нарушение права интеллектуальной собственности, затягивание разрешения спора и невозможность выполнения решения суда по делу может быть основанием для применения мер к обеспечению иска на любой стадии судебного процесса.

Общество обратилось в хозяйственный суд с иском о признании недействительным патента ответчика на промышленный образец и просило обязать Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины внести соответствующие изменения в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы и осуществить необходимую официальную публикацию.

Определением апелляционного хозяйственного суда до принятия постановления по делу удовлетворено ходатайство истца о принятии мер к обеспечению иска и запрещено ответчику передавать любому лицу (лицам) право собственности на промышленный образец по оспариваемому патенту и предоставлять любому лицу (лицам) разрешение на использование этого промышленного образца, а названному Государственному департаментурешать любые вопросы по этому поводу, вносить соответствующие изменения в Государственный реестр патентов Украины на промышленные образцы и осуществлять официальные публикации.

Ходатайство о принятии мер к обеспечению иска было мотивировано имеющейся в наличии возможностью передачи ответчиком права собственности на промышленный образец другому лицу.

Согласно статье 66 Хозяйственного процессуального кодекса Украины (далее - ГПК Украины) хозяйственный суд по заявлению стороны, прокурора или его заместителя, который подал иск, или по своей инициативе имеет право принять меры к обеспечению иска. Обеспечение иска допускается в любой стадии производства по делу, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным выполнение решения хозяйственного суда.

Согласно статье 67 ГПК Украины иск, в частности, может обеспечиваться запрещением ответчику совершать определенные действия.

При таких обстоятельствах апелляционный хозяйственный суд пришел к верному заключению о том, что бесконтрольное расширение круга лиц, прав и интересов которых касается решение этого спора, и/или передача права собственности на зарегистрированный по оспариваемому патенту промышленный образец другому лицу, которое не участвует в данном судебном процессе, может не только затруднить, но и сделать невозможным выполнение решения хозяйственного суда.

8. Хозяйственный суд апелляционной или кассационной инстанции не может пересматривать правильность назначения местным судом судебной экспертизы отдельно от пересмотра решения суда первой инстанции по сути спора.

Общество обратилось в хозяйственный суд с иском о прекращении действий ответчика, которые нарушают его право интеллектуальной собственности.

Определением местного хозяйственного суда по делу назначена судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности, проведение которой поручено экспертному учреждению. В связи с назначением экспертизы остановлено производство по делу.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда указанное определение хозяйственного суда первой инстанции изменено: проведение назначенной судебной экспертизы поручено другому учреждению; дополнен перечень вопросов, поставленных местным судом перед экспертами.

Судом кассационной инстанции приведенное постановление апелляционного суда отменено, а определение местного суда оставлено в силе с учетом следующего.

Согласно частям первой и второй статьи 41 ГПК Украины для разъяснения вопросов, которые возникают при решении хозяйственного спора и нуждаются в специальных знаниях, хозяйственный суд назначает судебную экспертизу. Участники судебного процесса имеют право предлагать хозяйственному суду вопросы, которые должны быть разъяснены судебным экспертом. Окончательный круг этих вопросов устанавливается хозяйственным судом в определении.

По предписаниям части пятой статьи 42 ГПК Украины заключение судебного эксперта для хозяйственного суда не является обязательным и оценивается хозяйственным судом по правилам, установленным статьей 43 этого Кодекса.

Частью первой статьи 106 ГПК Украины установлено, что определения местного хозяйственного суда могут быть обжалованы в апелляционном порядке в случаях, предусмотренных этим Кодексом и Законом Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом".

В статье 41 ГПК Украины и других нормах этого Кодекса не предусмотрены возможности обжалования в апелляционном порядке определения местного хозяйственного суда о назначении судебной экспертизы.

Следовательно положения определения суда первой инстанции, которые касаются назначения судебной экспертизы, не подлежат пересмотру в апелляционном порядке, тогда как оценку экспертному заключению (в том числе и о компетенции экспертов, качестве и полноте экспертного исследования) хозяйственный суд должен дать, принимая решение по существу спора.

В свою очередь суд апелляционной инстанции, действуя в границах предоставленных ему статьями 99, 101 ГПК Украины полномочий, должен проверять правильность назначения местным судом судебной экспертизы и оценивать ее заключения только во время пересмотра дела по апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции по существу спора.

В то же время суд первой инстанции, назначив судебную экспертизу, правомерно остановил производство по делу на основании пункта 1 части второй статьи 79 ГПК Украины, которая предоставляет ему соответствующие полномочия.